Propiedad Intelectual e Industrial

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

S E N T E N C I A Nº 36/2014

En Alicante, a 10 de febrero de 2014

Antecedentes de hecho

Primero. El 26 de abril de 2013, por el Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. se presentó escrito de demanda contra PD VERTRIEBS GMBH que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Subsanado el defecto apreciado y puesto de manifiesto por Diligencia de Ordenación de 6 de mayo de 2013, fue admitida a trámite por decreto de 20 de junio de 2013 y se emplazó a la demandada.

Tercero. Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil PD VERTRIEBS GMBH, presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 5 de febrero de 2014. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Su pretendió una ampliación de la demanda en los términos del escrito de 24 de enero de 2014 que fue inadmitida por extemporánea.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Fue admitida documental y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos de Derecho

Primero. Planteamiento.

La parte actora, solicita que se dicte sentencia:

A) En la que se declare que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30; subsidiariamente, que es constitutivo de competencia desleal

B) y en consecuencia, que se condene a PD VERTRIEBS GMBH:

– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

– Al cese en los actos anteriores.

– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de 1.207´73€.

– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral.

– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos.

Y todo ello con expresa condena en costas.

La demandada reconoce la utilización para la publicidad en Google de los adwordsrecogidos en el escrito de demanda, pero niega que ello suponga infracción marcaria, así como también la notoriedad de las marcas de la demandante. Manifiesta que no supone una infracción de los derechos de exclusiva porque no genera confusión en el consumidor que sabe distinguir perfectamente unos y otros resultados

Segundo. Sobre la infracción de las marcas

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Por su parte, el artículo 14 establece:

Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicable a las nacionales establece en su artículo 34:

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Existiendo, por tanto una expresa remisión a la normativa nacional, la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas regula en su artículo 34.3 que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a su uso por terceros de un signo idéntico o confundible en:

d) En los documentos mercantiles y la publicidad

e) Redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

La demandante es titular de las siguientes marcas: marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30;

No procede examinar en el presente si concurre o no riesgo de confusión, negado por la demandada, ya que el mismo ha de examinarse en los supuestos del apartado b) del artículo 9 del RMC y del 34 LM, no del aparatado a) de ambos preceptos, aplicable a este caso. El uso de los signos registrados como marcas, independientemente de que la forma y circunstancias de su uso que generen riesgo de confusión, supone una infracción marcaria.

Partiendo de lo anterior, procede examinar si dicho uso es o no uno de los prohibidos por los preceptos anteriormente citados, esto es, si es un uso en el “tráfico económico”. Así vemos que es notoriamente conocido que los “resultados naturales”, de Google vienen únicamente producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, que aparecen distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o bien en el margen o bien alineados con los resultados naturales, aunque en un color distinto.

Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento tenga o no un determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no. Esto es, si como sostiene la demandada es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si por el contrario precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa.

Y es irrelevante porque independientemente de cómo resolvamos todas estas cuestiones, lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras NOVASAN y ENER-QI que conforman respectivamente una marca nacional y una marca comunitaria registrada por la actora, no que sea confundible, sino que es idéntica a ellas, lo cual supone una manifiesta infracción de losartículos34 de la LM y 9 RMC, que prohíben su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el adword o keywordson idénticos. La posible confusión por esta particular forma deempleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido por el artículo 34, apartado 3º, tanto en la letra e) como especialmente en la d).

Tercero. Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento notarial y no negado un incumplimiento posterior, procede declarar pertinente la indemnización en los términos propuestos con las siguientes consideraciones:

Se consideran acreditados y necesarios para la interposición de la demanda, y por tanto indemnizables los gastos que conforman el daño emergente que es compatible en la medida en que exclusivamente referidos a los perjuicios generados para la interposición de la demanda.

Sobre el daño ex re ipsao daño moral generado por la propia infracción se considera que concurre en el presente pues su utilización en la página de Google una de las más visitadas del mundo y el buscador por excelencia en Internet ha determinado necesariamente una pérdida del carácter distintivo de las marcas registradas, de suerte que se ha diluido sustancialmente su capacidad para asociarla a su origen empresarial. Estimo que ha de cuantificarse en el importe de 2.000 euros.

Los beneficios ilícitamente obtenidos han de ser netos y no brutos. En ejecución de sentencia se liquidarán previa exhibición docuemntal, siguiendo estas pautas: beneficios netos obtenidos con la comercialización de los productos, computándose para su determinación los gastos propios y exclusivos de la producción y comercialización de los mismos y la parte proporcional de los gastos comunes a todos los productos que, durante el tiempo en que se produjeron y vendieron los infractores, representaba la facturación de los mismos sobre la facturación total de la empresa. Para mayor concreción, debe hacerse siguiendo el criterio de la Sostiene la demandante que ello ha sido corregido por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todos ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

Cuarto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación íntegra de la demanda procede imponer las costas a la demandada.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. contra PD VERTRIEBS GMBH, de tal manera que:

A) Declaro que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30

B) Condeno a PD VERTRIEBS GMBH:

– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

– Al cese en los actos anteriores.

– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.207´73€).

– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral en el importe de DOS MIL EUROS (2.000€).

– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia según los parámetrso fijados en el Fundamento Tercero de la presente.

– A pagar las costas del procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, Salvador Calero García.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a once de febrero de dos mil catorce.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente en ALICANTE a once de febrero de dos mil catorce. Doy fe.

– Otros artículos que tratan el tema de la utilización de las marcas ajenas en los servicios publicitarios de Google.

Dicha polémica ha dado lugar a un intercambio de pareceres en twitter, donde ha llegado a intervenir el mismísimo Director General de la Entidad, Borja Adsuara (@adsuara). Así mismo, Red.es ha publicado una nota de prensa donde, entre otras cosas, se desmiente que el procedimiento sea una expropiación.

Al margen de su calificación, el sistema consiste básicamente en un procedimiento de resolución de conflictos ultra rápido y con muy pocas garantías para el titular del dominio afectado, sobre todo porque no están claros los motivos concretos por los que pueden cancelar y reasignar el nombre de dominio en cuestión.
¿Por qué motivos pueden quitarme mi dominio?

En uno de los tweets de Borja Adsuara, se dice que “lo único que se quiere es proteger a ciudadanos de webs que parecen oficiales” y en otro que se trata de un sistema “pensado sólo para las “ciberocupaciones” (aunque para eso ya hay un procedimiento); pero lo cierto es que la norma no dice nada de ciberocupación, webs que parecen oficiales, ni nada por el estilo.

Yendo al grano, la norma lo que viene a decir es que te podrán quitar un dominio y dárselo a otro si el dominio “presenta interés general” (en el título de la norma se habla de “excepcional” interés general, pero luego en el texto articulado no se hace mención a ese carácter excepcional del interés general). Y será el propio Director General de la Entidad el que, mediante resolución motivada (solo faltaría que no se necesitara motivación) declarará la existencia de ese “interés general”.

Eso sí, y es lo que le da el aire de expropiación a la figura, se reconoce una compensación – ¿justiprecio? – al titular del dominio arrebatado consistente en “las cantidades satisfechas por la última modalidad de asignación o renovación del mismo.” Algo de por sí extraño si pensamos que los destinatarios de la norma son unos ciberocupas desaprensivos.

Por tanto, el procedimiento de “expropiación” se iniciaría por una resolución, motivada, del Director General de Red.es en la que declararía que el dominio “presenta interés general”. No hay previsiones sobre el procedimiento a seguir ni sobre los criterios a tener en cuenta para dictar esa declaración.

Seguidamente, comenzaría el procedimiento de cancelación previsto en el capítulo V de la Instrucción del Director General de Red.es, de 2 de enero de 2010, por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el “.es”. Este procedimiento de cancelación estaba inicialmente previsto para unas causas muy tasadas, como los dominios registrados por extranjeros sin intereses en España, aquellos compuestos por nombres y apellidos sin relación con el titular del dominio o cuando se incumplan las normas de sintaxis, entre otras causas. Ahora se modifican estas previsiones para incluir el supuesto del interés general.

En ese procedimiento de cancelación será cuando el afectado se entere de que su dominio ha sido declarado de interés general, SIN SU PARTICIPACIÓN. En efecto, la indicada Instrucción de 2 de enero de 2010, establece que en el procedimiento de cancelación se concederá un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones. Pero ¿qué alegaciones se pueden formular cuando ya ha sido declarado de interés general el dominio? Recordemos que el único requisito que establece la normativa para la cancelación y reasignación del dominio es la presencia del interés general y no está previsto que para decidir esa cuestión pueda intervenir el afectado.

Por último, tras la “cancelación” del dominio, prevé la norma, este “será asignado a favor del sujeto que represente el interés general que motiva la reasignación”.

Por tanto, la primera vez que interviene el afectado en el procedimiento previsto es cuando se le notifica la apertura de un expediente de cancelación, porque con anterioridad, en un procedimiento en el que no está prevista su intervención, se habrá declarado ya el interés general (excepcional) de su dominio.

La Instrucción de 2 de enero de 2010 establece que las Resoluciones del Director General, como no podía ser de otra forma, se podrán recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y ese sería el siguiente paso. Recurrir la resolución por la que se cancela el dominio, pero de rebote también la que declara su interés general. Habrá que entender que, aunque no se participe (o precisamente por eso) en el procedimiento de declaración de interés general, con ocasión de la impugnación de la resolución de cancelación, pueda cuestionarse también la declaración de interés general, pues si no, la verdad es que la indefensión en que quedaría el afectado sería claramente inconstitucional. Pero OjO, si Red.es te notifica (fuera de las previsiones normativas actuales) el proceso de declaración de interés general, y no se recurre, podría entenderse que el administrado se aquieta ante este acto administrativo y que ha dejado pasar los plazos para recurrirlo. Por tanto, si se notifica esta declaración de interés general y no se quiere perder el dominio, lo prudente sería recurrir ya esa declaración y no esperar al procedimiento de cancelación.

Y así llegaríamos, ya en sede judicial, al meollo de la cuestión, ¿Presenta mi dominio realmente interés general? Y sobre ello la verdad es que se podrían escribir libros. El interés general es lo que los juristas llamamos un concepto jurídico indeterminado. Y en este caso, la indeterminación del concepto y, por tanto, de las causas por las que se puede aplicar, podría también ser contraria a la Constitución.

La figura del interés general opera en numerosos ámbitos administrativos que van desde el urbanístico a la retransmisión de acontecimientos deportivos, y su análisis requeriría un estudio más extenso. Veremos a ver si en materia de nombres de dominio se aplica con prudencia y mesura o si la puerta abierta a la arbitrariedad se acaba cruzando.

Artículo publicado originalmente en Genbeta.

La Ley de Propiedad Intelectual fija una serie de derechos económicos en favor de autores y titulares de derechos de propiedad intelectual que han de ser gestionados por entidades de gestión colectiva. Entre esos derechos se encuentra, por ejemplo, el de remuneración compensatoria por la copia privada.

Para hacer efectivas estas previsiones comenzaron a crearse entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, reguladas en el Título IV del Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual para, entre otras cosas, administrar los derechos de propiedad intelectual, bien de forma delegada por sus legítimos titulares para los derechos donde se permite la gestión individual, que son la mayoría, o bien por mandato legal, como los derechos de gestión colectiva. Estas entidades gestionan los derechos cuya gestión colectiva es obligatoria, pero como decimos a menudo gestionan también derechos de gestión individual, convirtiéndose así en una suerte de representante forzoso del artista.

El titular de derechos de propiedad intelectual puede decidir llevar a cabo por él mismo la gestión de derechos de gestión individual, o confiar su administración a una tercera persona, como podría ser una entidad de gestión colectiva. Pero cuando se refiere a derechos de gestión colectiva, la Ley obliga a ejercer el cobro de los mismos a través de las entidades de gestión. En el presente artículo realizaremos una aproximación a estos derechos de gestión colectiva intentado desgranar el auténtico galimatías que supone la LPI en este punto y sistematizarlos en la medida de lo posible para una mejor compresión de los mismos, puesto que lo primero que habría que destacar es la tremenda confusión que la redacción de la Ley transmite a cualquiera que se proponga su análisis, gracias un farragoso e inconexo texto generador de una gran incertidumbre.

Así, en algunos caso, se confiere el carácter de irrenunciable a estos derechos (el de copia privada por ejemplo) mientras que en otros la Ley guarda silencio. En alguna ocasión la obligatoriedad de la gestión colectiva viene impuesta por directivas comunitarias (caso de la Televisión por cable, por ejemplo) mientras que en otras es una decisión particular del legislador español. Igualmente y para culminar la dispersión de criterios que se sigue en la Ley, en algunos casos se menciona junto con el carácter de irrenunciable, el de intransmisible por actos inter vivos y otras veces la Ley guarda silencio.

Estos derechos de gestión colectiva surgen o se justifican en muchas ocasiones por las limitaciones a la exclusividad en la explotación de la obra o usos que el autor no puede prohibir. Claro ejemplo de ello es lo previsto en el art. 37 LPI, al decir que “los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.” En otras ocasiones, el carácter colectivo del derecho de remuneración tiene su justificación en cuestiones de índole práctica al estimarse prácticamente imposible una gestión individual.

Se podrían efectuar muchas clasificaciones de estos derechos, pero desde una perspectiva didáctica, podemos agrupar los derechos de gestión colectiva forzosa reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual en las siguientes categorías:

1.- Los derechos de comunicación pública y distribución de obras de los art. 20.4.b.  108, 109 y 116 y 122 LPI, que integra una gran pluralidad de supuestos.

2.- Los derechos de remuneración por copia privada que es el derecho para compensar al autor por las grabaciones domésticas de sus obras a través de imposiciones de canon en aparatos grabadores o reproductores, así como en los soportes que se utilizan, como los CD o DVD vírgenes (art. 25.8 LPI).

3.- Los derechos de reproducción mecánica, generados por la venta, alquiler o préstamo al público de soportes en los que se reproducen las obras (art. 37.2 LPI).

4.- En relación con las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, el derecho de remuneración de los autores del art. 90.7 LPI.

Por último, podríamos hablar del derecho de participación que antes estaba previsto en el art. 24 LPI, pero que actualmente se encuentra regulado en la Ley  3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. Pero esta Ley parece permitir una gestión individual de este derecho al decir en su art. 7 que el derecho de participación podrá hacerse efectivo a través de las entidades de gestión de derechos.

Cada una de estas categorías y figuras concretas presentan sus propias características.

1.- Los derechos de comunicación pública y distribución de los art. 20.4.b.  108, 109 y 116 y 122 LPI,

En cuanto a los derechos de comunicación pública del art. 20 LPI, quizás sea preciso destacar que, conforme al art. 17 LPI, corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación y, en especial, los derechos comunicación pública, que no podrá ser realizada sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley.

Es decir, que si una persona es autora de una obra y no cede a nadie los derechos de comunicación, nadie puede comunicar de forma lícita esa obra. Dentro de estos derechos podemos, diferenciar los siguientes tipos.

1. A). Derechos de remuneración por actos de comunicación pública de los titulares de derechos de autor en el caso de la retransmisión por cable (art. 20.4 LPI)

Además de imponer la modalidad colectiva de gestión para este derecho, el art.20.4 podría interpretarse en el sentido de que se está imponiendo a los titulares de derechos de autor una especie de obligación de autorizar la comunicación pública por esta vía. Esta circunstancia supondría una excepción a la facultad exclusiva reconocida en el art. 17 y, desde luego, debería entonces regularse en el Capítulo II del Título III de la Ley, concretamente en el art. 36 que es el que se ocupa de estas cuestiones y que, en lo que se refiere a este tema, se remite genéricamente al art. 20.

En cualquier caso, lo cierto es que no figura expresamente, al menos de forma clara, una obligación de consentir esta explotación de retransmisión por cable, a diferencia de lo que comentamos para las bibliotecas públicas. En este apartado, el legislador español no ha hecho más que transcribir la Directiva comunitaria 93/83/CEE al decir que “Los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor o derechos afines de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva”.

En efecto, el art. 20.4.b establece que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, está claro que no cabe la gestión individual, lo que no está tan claro es si el titular de los derechos puede oponerse o prohibir esta comunicación, puesto que el siguiente apartado de este precepto se nos dice que “En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría.”

Y más adelante, la norma nos dice que estos titulares (que no han cedido sus derechos a la entidad de gestión) “gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos”.

Da la impresión de que el legislador aquí pretendía que los titulares de derechos de autor no pudieran oponerse a la comunicación pública mediante la televisión por cable de obras que hayan sido objeto de radiodifusión o transmisión por otras vías de comunicación pública y que, además, quedarán obligados por los contratos que suscriba la entidad de gestión de turno con la empresa de retransmisión.

No obstante, esta aparente obligatoriedad de gestión colectiva para el titular de los derechos en relación con las retransmisiones por cable parece matizarse más adelante, cuando en el apartado d) de este precepto da la impresión de admitir la gestión individual de este derecho al decir que “cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o transmisión inicial en territorio Español de una obra protegida, se presumirá que consiente en no ejercitar, a Título individual, sus derechos para, en su caso, la retransmisión por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo dispuesto en este apartado 4.”

1. B). Los derechos de interpretes, ejecutantes y productores por actos de comunicación pública y distribución de los arts. 108, 109, 116 y 122 LPI

La regulación de estos derechos es de una complejidad considerable. Haciendo un ejercicio de síntesis, acaso excesivo, podemos concluir con que los intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas y obras audiovisuales tienen el derecho a ser remunerados por cualquier acto de comunicación pública de los previstos en el art. 20 LPI, si bien cada modalidad de comunicación pública presenta sus características particulares como por ejemplo la determinación de la persona obligada al pago de la remuneración. El régimen más particular, al margen de la televisión por cable antes explicado, quizás sea el de la puesta a disposición (televisión a la carta) del art. 20.2.i), dado que el art. 108 reconoce el derecho de remuneración sólo a los intérpretes o ejecutantes que hayan cedido al productor los derechos de esta modalidad de explotación. Algo lógico puesto que es de suponer que el productor negociará de forma individual esta modalidad de explotación.

Así mismo, de acuerdo con el art. 109, los intérpretes o ejecutantes que hayan transferido o cedido a un productor su derecho de alquiler, conservarán el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos.

Estos derechos son de gestión colectiva obligatoria y en cuanto a su carácter irrenunciable o no, hay veces que se menciona expresamente dicha circunstancia y otras que no, por lo que cabría albergar dudas en algunos casos.

2.- Los derechos de remuneración por copia privada (art. 25.8 LPI)

En cuanto al derecho de remuneración compensatoria por copia privada cabe subrayar que no nos encontramos en el mismo caso, puesto que aquí el derecho de remuneración sí obedece, en teoría, a una limitación de la exclusividad de explotación que tiene el autor de la obra. En efecto, el art. 31.2 fija este derecho de los usuarios al decir que “no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa”.

Y en compensación a esta limitación de los derechos del autor es por lo que se establece, en teoría, el gravamen del art. 25, del que resultan beneficiarios los autores, editores, productores, intérpretes y ejecutantes. El art. 25.1 menciona el carácter irrenunciable de este derecho, pero guarda silencio sobre su carácter transmisible.

3.- Los derechos de reproducción mecánica, generados por la venta, alquiler o préstamo al público de soportes en los que se reproducen las obras (art. 37.2 LPI).

Estos derechos obedecen, al igual que el anterior, a una limitación de los derechos de autor que instaura el legislador en favor de la comunidad. En efecto, dicho precepto establece que “los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.” A cambio de ello, el apartado 2 de dicho precepto establece que los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores (no a los titulares de derechos de autor, que son los afectados por la limitación) por los préstamos que realicen y que esta remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La diferencias fundamentales respecto del derecho de copia privada es que aquí no se menciona expresamente el carácter irrenunciable del derecho de remuneración, por lo que cabría interpretar que el autor puede renunciar a este derecho a fin de no engordar las arcas de recaudador colectivo y que como beneficiario sólo se prevé a los autores.

4.- El derecho de remuneración de los autores de una obra audiovisual del art. 90.7 LPI.

El art. 90 LPI reconoce unos derechos de remuneración a los autores de una obra cinematográfica o audiovisual que ha de explotarse en la modalidad de gestión colectiva. Esta remuneración ha de satisfacerse cuando la obra audiovisual (1) sea objeto de alquiler, (2) sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada, (3) en casos de proyección o exhibición sin exigir precio de entrada y (4) cuando se produzca la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i.

Estos derechos, al igual que sucede con el de la copia privada son irrenunciables y no pueden gestionarse de manera individual, toda vez que el art. 90.6 establece que se harán efectivos a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.