Absolución por la venta de cartuchos para la nintendo DS
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Salamanca ha absuelto a los administradores de una empresa que vendía cartuchos para la ampliación de las funcionalidades de la consola Nintendo DS.
Destacamos a continuación algunos párrafos de la Sentencia que puede consultarse íntegramente aquí y que ha sido objeto de comentario en elotrolado.net
“los cartuchos que comercializaban los acusados, no se encuentran destinados específicamente a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador. Puesto que el cartucho lo que hace es superar las restricciones de seguridad de la consola, para que desde la misma se puedan ejecutar programas de ordenador: juegos libre, música, videos, copias de seguridad de juegos originales, juegos de Nintendo de otras zonas geográficas no europeas, distintos de los juegos originales de la Nintendo. No se utilizan de forma específica para ejecutar juegos piratas, teniendo además en cuenta que el cartucho por sí solo no lleva el software incorporado para ejecutarlo en la consola, sino que para ello se precisa descargar el mismo a través del programa correspondiente en la tarjeta Micro Sd, que se incorpora dentro del cartucho, y por tanto difícilmente puede conseguir la supresión no autorizada o la neutralización de los dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador que contiene el juego o el producto informático comercializado por Nintendo.”
“Resultando incluso del informe elaborado a instancias de Nintendo de la encuesta y estudio realizado,…como así aclaró en el acto del juicio, que al menos un 48% de los encuestados utilizan las consolas manipuladas para fines distintos que no son los juegos piratas…, sobre la base de una encuesta que ni tan siquiera en el informe que se presenta se contienen todas las preguntas realizadas, a petición de Nintendo. Admitiendo que ni tan siquiera preguntaron si tenían juegos originales.”
“según se establecía en la Directiva 2009/24 CE DEL Parlamento Europeo y Consejo de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, las legislaciones nacionales , adoptarán las medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos siguientes: c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para desproveer un programa de ordenador.
Y como venimos diciendo el caso que enjuiciamos no responde a la exclusividad de propósito supresor contemplada por las normas transcritas”
“Pronunciándose en este sentido la ST T.J.C. Europeas c-355/12 que se ocupa de las medidas impuestas por Nintendo en sus consolas al declarar “Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podrían provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para los derechos del titular”; reconociendo el derecho de protección jurídica para cubrir las medidas tecnológicas que restringen de manera efectiva los actos no autorizados por los titulares de cualquier derecho de autor, aunque no debe impedir el funcionamiento normal o desarrollo tecnológico de los equipos electrónicos.”
Leer
El bitcoin en el punto de mira de los legisladores. Sobre el informe del BCE de febrero de 2015
Californa prepara una Ley para dotar de seguridad jurídica al bitcoin y resto de monedas virtuales. Mientras, a este lado del Atlántico, EUROPOL las considera como un instrumento ideal para el blanqueo de capitales y el Banco Central Europeo, en su reciente informe sobre los sistemas de monedas virtuales (VCS, Virtual Currencies Schemes), advierte de los riesgos que sus usuarios corren.
A pesar de que el informe analiza monedas como el bitcoin con cierta profundidad, e incluso reconoce algunas ventajas sobre el actual sistema de medios de pago, lo hace de un modo todavía insuficiente para despejar las dudas, sobre todo legales, que se ciernen sobre este nuevo dinero electrónico y sobre la manera “legal” en que deben desenvolverse las empresas e iniciativas económicas de estos ecosistemas, especialmente en materia tributaria y de aplicación de la normativa financiera y sobre blanqueo de capitales.
Ya al principio se adelanta la concusión de que estas monedas no pueden ser consideradas dinero, ni conforme a la literatura económica ni desde una perspectiva legal. Por tanto, para el BCE, el bitcoin, y resto de monedas virtuales, de momento, no constituyen ninguna forma de dinero.
“the ECB does not regard virtual currencies, such as Bitcoin, as full forms of money as defined in economic literature. Virtual currency is also not money or currency from a legal perspective.”
El BCE, así, define las monedas virtuales como una “representación digital de valor” que, en determinadas circunstancias, pueden ser usadas como una “alternativa al dinero” y sustituir a los billetes y monedas, dinero escritural y dinero electrónico.
“For the purpose of this report, it is defined as a digital representation of value, not issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which in some circumstances can be used as an alternative to money…
VCS can/may substitute banknotes and coins, scriptural money and e-money in certain payment situations.”
El informe también reconoce la existencia de nuevos actores en el ámbito de los pagos que no existían previamente.
“The VCS “ecosystem” consists mainly of specific, new categories of actors which were not present in the payments environment before. Moreover, emerging business models are built around obtaining, storing, accessing and transferring units of virtual currency.”
Incluso se adelanta una tipificación de estos actores, entre los que diferencia varias figuras:
- Inventores que crean la moneda virtual y desarrollan la parte técnica de la red.
- Emisores que pueden generar unidades de la moneda virtual.
- Mineros, definidos como las personas que llevan a cabo los procesos informáticos para validar las transacciones a cambio de recibir unidades de la moneda que minan.
- Proveedores de servicios de procesamiento de las ordenes de transferencia que, en el caso de las monedas descentralizadas, coincide con la figura del minero.
- Usuarios de la moneda virtual que la usan para comprar bienes o servcios, hacer pagos entre personas o como inversión. El informe diferencia 5 formas de obtener Bitcoins: 1. compra, 2. realizando actividades que son remuneradas con monedas virtuales (por ejemplo, ver publicidad), 3. mineria, 4. recepción de pagos y 5. como donación.
- Proveedores de monederos a los usuarios para que guarden sus monedas virtuales y las transacciones que efectúen.
- Cambistas (exchangers) que permiten a los usuarios cambiar sus monedas virtuales por otras o por dinero de curso legal, respecto de los que se indica que muchos de ellos no son entidades financieras.
- Plataformas de compraventa (trading) que ponen en contacto a compradores y vendedores pero sin realizar las transacciones, como por ejemplo localbitcoins.
- Otros actores que no entran dentro de las categorías anteriores, como por ejemplo facilitadores de pago (que permiten a los empresarios aceptar monedas virtuales como medios de pago), desarrolladores de software, fabricantes de hardware (equipos de minería), proveedores de servicios financieros como fondos de inversión y derivados y “tumblers” o proveedores de servicios para incrementar el anonimato de las transacciones.
Pero en cuanto a los aspectos legales que afectan a todos estos actores, el BCE se limita a indicar que en relación con sus competencias, en el campo de los sistemas de pago, no ve la necesidad de modificar o ampliar el actual marco jurídico de la UE. No obstante, sí indica que celebraría una aclaración, por cada autoridad correspondiente, en cuanto a cómo se aplican a las monedas virtuales las medidas legislativas y los marcos de regulación y supervisión existentes, así como, en caso de ser necesario, su modificación.
“In order to establish clarity on virtual currency and related aspects, the ECB would welcome clarification by each respective authority as to how the relevant legislative, regulatory and supervisory frameworks apply to virtual currency schemes, and amendment of these frameworks if needed. For its own tasks in the field of payment systems, the ECB does not see the need to amend or expand the current EU legal framework related to these tasks.”
Por tanto, el BCE no considera a las monedas virtuales como dinero, pero sí reconoce, principalmente, su potencial como instrumento de pago, como ya hicieran el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Boston. Y en este sentido, considera que no debe modificarse el marco regulatorio actual de la Unión Europea, al estimar que el desarrollo actual de estas monedas no supone ningún riesgo para sus competencias de materia de política monetaria.
En fin, ahora queda que las “autoridades” a las que hace referencia el BCE cojan el guante lanzado y, cuanto antes, efectúen las clarificaciones que sean necesarias para dotar de seguridad jurídica al ecosistema de las monedas virtuales.
Enlaces:
– Informe del BCE: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
– Artículos publicados:
http://www.coindesk.com/european-central-bank-digital-currencies-inherently-unstable/
– Hilos abiertos en bitcointalk.org sobre el documento anterior del BCE de 2012:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=121186.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=121271.0
Leer¿Criminalización del ‘control parental’ en la Red? El nuevo delito previsto en el art. 197 ter
La modificación del Código Penal (PDF) que se está tramitando en las Cortes está consiguiendo aunar en su contra a numerosos abogados y juristas. La tipificación de nuevas conductas, como la pornografía infantil simulada, así como la agravación de las penas para muchos delitos no están siendo bien acogidas.
Uno de los polémicos aspectos de esta reforma se refiere al art. 197 ter. Dicho precepto introduce un nuevo delito que hará pesar la sombra de la ilegalidad sobre numerosos programas informáticos y aplicaciones que están actualmente en el mercado, y que se pueden utilizar para cometer delitos contra la intimidad. Nos referimos a herramientas de control parental para vigilar qué hacen nuestros hijos menores en la Red.
En efecto, programas de control parental como Net Nanny, CyberPatrol o SafeEyes, permiten funcionalidades como monitorizar las actividades que se realizan en las redes sociales y sistemas de mensajería. Incluso un mero cliente de ‘terminal server’, según qué casos, puede usarse también para violentar la intimidad de un tercero.
Así mismo, programas antivirus, como los que pueden comercializar empresas como PANDA, incluyen también herramientas de “control parental” con funcionalidades que pueden caer dentro de la redacción prevista. De hecho, MOVISTAR ha lanzado recientemente una herramienta –MOVISTAR PROTEGE– que, según se indica en su página, “permite supervisar la actividad de los menores en Internet” y “monitorea la actividad social en línea … los mensajes de teléfono y SMS”, mostrando “quiénes son los amigos de los usuarios y qué tipo de contenido se comparte”.
‘Control parental’ y vigilancia: ¿Posible delito?
Muchas de dichas herramientas están pensadas para usarla con los hijos pequeños, pero hay que tener en cuenta, de un lado, que los niños , al igual que los adultos, tienen derecho a su intimidad y secreto de las comunicaciones y, de otro, que nada impide que estas herramientas se instalen también en dispositivos usados por personas mayores de edad. Por tanto, es necesario estudiar si cabe la posibilidad de que se consideren dentro de la redacción prevista, que arroja muchas dudas e incertidumbres.
En concreto, el indicado art. 197 ter, introducido por el PP en el trámite de enmiendas, castiga a quien con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos previstos en los arts. 197 y 197 bis,produzca, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer el hecho delictivo.
Destaca en este tipo penal, de entrada, un elemento claramente subjetivo y de difícil interpretación como es la “intención de facilitar la comisión” del delito y, en segundo lugar, un concepto jurídico indeterminado que introduce una evidente inseguridad jurídica: que el programa informático esté “concebido o adaptado principalmente” para ese propósito.
Por otro lado, el hecho delictivo a considerar puede ser uno de los siguientes:
- Apoderarse de los mensajes de correo electrónico de un tercero, interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, todo ello realizado para descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad, y sin su consentimiento (197.1).
- Apoderarse, utilizar, alterar, modificar, sin estar autorizado y en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, así como acceder sin estar autorizado, por cualquier medio, a los mismos. (197.2).
- Acceder o facilitar a otro el acceso, por cualquier medio, el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o mantenerse en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado para ello. (197 bis 1.).
- Interceptar transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado. (197 bis.2).
Con este deficiente texto, como hemos dicho, numerosos programas y servicios actualmente disponibles en el mercado pueden verse afectados. Y los dos elementos principales del delito previsto no están exentos de polémica.
Por un lado, el concepto jurídico indeterminado de estar “concebido o adaptado principalmente” para cometer algunos de los delitos mencionados es tan maleable que, no se puede descartar, habrá quien defienda que la mera posibilidad de usarse para este propósito delictivo sea suficiente para tener que soportar los rigores de un proceso penal.
Por otro lado, el elemento subjetivo del tipo, la “intención de facilitar”, no presenta mayor rigor que el anterior y requerirá igualmente un desarrollo jurisprudencial sobre los elementos que puedan acreditar o descartar dicha “intención” tan difícil de valorar.
Más inseguridad jurídica
En definitiva, con esta redacción, muchas de estas herramientas tendrán que soportar la duda sobre si son o no delictivas con la consiguiente inseguridad jurídica a la que nuestros gobernantes nos tienen acostumbrados tanto en este como en otros ámbitos.
De hecho, un numeroso grupo de catedráticos ha suscrito un manifiesto (PDF) donde critican abiertamente el proyecto y terminan reclamando a la mayoría parlamentaria, que se constituya tras las próximas elecciones generales, que considere la necesidad de derogar, de raíz y sin excepciones, entre otras leyes, la nueva reforma penal.
Entre los defectos señalados por los catedráticos y que son predicables del delito que analizamos, se encuentran la “pobreza técnica” del proyecto o la sustitución del principio de culpabilidad por“criterios de peligrosidad”, todo ello además, burlando continuamente los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes que afectan a derechos y libertades fundamentales, pues “incluso, en el seno del trámite parlamentario se introducen -bajo la cobertura de enmiendas del Grupo Parlamentario que sostiene al Ejecutivo- nuevas regulaciones referidas a delitos que no habían sido sometidas tampoco a dictamen previo“.
Habrá que estar pendiente de la evolución que sigue esta reforma ahora en el Senado.
Artículo publicado originalmente en El Mundo.
Actualizaciones:
– El 1 de julio entró en vigor la reforma objeto de comentario:
– 20/7/2015 Detención de un joven en Jaén por espiar a su novia mediante una app para móvil
LeerMasaltos case Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada sobre keywords. Caso masaltos
La empresa española MASALTOS sigue con su cruzada frente a Google para evitar la utilización de su marca como Keyword en el sistema publicitario Adwords de Google.
Recientemente, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso sobre la legalidad del uso de marcas ajenas como keywords o palabras clave en los enlaces patrocinados de los motores de búsqueda como Google.
MASALTOS ya ha obtenido a su favor varias resoluciones sobre esta utlización que se está haciendo de su marca. Entre ellas, cabe destacar la Sentencia de Audiencia Provincial de Granada núm. 67/2014 de 14 marzo que sigue la misma línea que la sentencia dictada en el caso NOVASAN, en el sentido de no resultar de aplicación el principio de especialidad en este tipo de conflictos, cuando los signos en disputa son coincidentes, al afirmar, en relación con la aplicación del art. 34.2 de la Ley de Marcas, que “como señala la STS de 2 de noviembre de 2011, en las violaciones e infracciones a las marcas que contempla el artículo 34.2 no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes pues, como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación ( art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, “la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico”.
Habrá que estar pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo que sentará doctrina al respecto.
Actualización 10/3/2016. Sentencias del Tribunal Supremo en los casos de MASALTOS:
– Comentario de Paz Martín (Herrero y Asociados)
LeerLa Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución por la venta de cartuchos para ampliar las funcionalidades de la Nintendo DS
Mediante la sentencia , de fecha 15 de diciembre de 2014, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la dictada por el Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid que absolvía a los acusados de comercializar cartuchos para ampliar las funcionalidades de la consola Nintendo DS.
La Sentencia confirmada por la Audiencia Provincial afirmaba que el cartucho objeto de litigio “no está concreta y específicamente destinado, tal y como expresamente indica el tipo penal del art. 270.3 C.P., a neutralizar esa consola Nintendo DS, y con ello, cabe concluir que el uso de este elemento no integra el tipo penal referido” citando en defensa de este argumento numerosos precedentes judiciales anteriores.
Igualmente se contenían referencias a la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-355/12, que se ocupa de las medidas impuestas por NINTENDO en sus consolas, al declarar que “Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podrían provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para los derechos del titular.”
LeerTeoría General de los signos distintivos
This paper systematically delineates a general theory for all kinds of distinctive signs. For this purpose the author uses the partial studies developed by industrial property and other areas of law, on any special signs such as trademarks, geographical indications, quality seals, given names, commercial names, and others. Dr. Riofrío uses an inductive approach that includes laws, jurisprudence and doctrine of several countries. Regarding the structure, after an introduction, he determines a set of signs, the one that will be the universe to analyze (Chapter I), then he indicates eleven general principles of these signs (Chapter II), ending with a list of conclusions that has reached (Chapter III). Among other things, Dr. Riofrío concludes that it is possible to make a general theory that applies to all kinds of sign and that this theory greatly benefits the doctrinal clarification of the signs less regulated by law.
Teoría general de los signos distintivos.
Ya en el año 2001, en el libro “El Derecho al Nombre de Dominio” y en este artículo planteaba, con ocasión del análisis jurídico de los nombres de dominio, la conveniencia de trabajar en el estudio de una teoría general de los signos distintivos, que integrara los diferentes elementos individualizadores y distintivos de trascendencia jurídica a que da lugar la actividad humana.
En esta ocasión, el Dr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba se ocupa extensamente de esta cuestión en un interesante trabajo titulado “TEORÍA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS”, publicado en la Revista La Propiedad Inmaterial n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp. 191-219.
En su artículo, el autor destaca cómo no se ha encontrado en la doctrina revisada un estudio sistemático del universo de los signos distintivos. Por el contrario, abundan estudios especializados en signos como las marcas, los nombres de dominio, el nombre comercial, los sellos de garantía, las indicaciones geográficas, etc. No obstante, destaca el Dr. Riofrío, se echa en falta una teoría general sobre los signos distintivos que determine qué es lo propio del género, y qué pertenece a la especie.
Así las cosas, en esta investigación el autor nos propone dos objetivos: (i) determinar cuál es el conjunto de signos distintivos que interesa al derecho, y, (ii) señalar cuáles son los principios generales de todos los signos. Abordaremos estos temas en su orden.
El texto completo, publicado bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0 en la web de la revista, puede consultarse también aquí.
LeerEl limbo legal de los bitcoins
A continuación reproducimos una parte del artículo publicado por Pablo Romero, con ocasión de la entrevista efectuada a Brian Armstrong, fundador de Coinbase.
El artículo original puede consultarse íntegramente aquí.
Un limbo legal
Javier Maestre recuerda que “actualmente hay una gran incertidumbre sobre los nuevos modelos de negocios que operan con bitcoins”. “Para un comerciante tradicional que simplemente decida aceptar bitcoins como otro medio de pago más”, comenta el abogado, “no creo que plantee más problemas que, por ejemplo, decidir aceptar una divisa que no es la propia, como en España podría ser el dólar estadounidense o la libra esterlina”. El problema surge con los nuevos servicios que llegan aparejados a Bitcoin, como la intermediación. “Hay países que se decantan por considerar estas actividades de intermediación sujetas a la normativa de servicios bancarios o financieros, como por ejemplo la que afecta en España a los medios de pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago) y otros en cambio han decidido no aplicar esta legislación”. “Desde luego”, finaliza Maestre, “sería conveniente para todas estas iniciativas que las autoridades españolas se pronunciaran de una forma clara al respecto y no con las crípticas respuestas que se han dado a las consultas planteadas, pero desgraciadamente es previsible que las autoridades españolas no fijen una posición clara al respecto hasta que no se lo imponga la Unión Europea, como ha sucedido otras tantas veces”.
LeerLa Agencia española de Protección de datos publica su Memoria del año 2013
La Agencia española de protección de datos ha publicado su Memoria del año 2013, donde recoge las actuaciones más relevantes realizadas por la institución, dedicando un espacio destacado a los retos actuales y futuros.
En la nota informativa que acompaña a la memoria se destaca que los ciudadanos y organizaciones son cada vez más conscientes de las garantías que pueden exigir o deben cumplir, como prueba el hecho de que las solicitudes de cancelación de datos crece respecto a 2012.
Adwords de Google e infraccion de marca
Desde el ya clásico litigio que mantuvo en su día Playboy contra Terri Wells por el uso que esta hacía como metatag de la marca de la popular revista, se han sucedido muchos conflictos por la utilización en sistemas de referenciación de marcas ajenas como palabras clave.
En la actualidad, Google saca un buen provecho de los conflictos de marca entre competidores y su servicio de publicidad AdWords ha sido objeto de varios pleitos en Europa, entre los que destaca el que afecta a la marca española MASALTOS que ha conseguido varias resoluciones a su favor impidiendo así el uso de su marca como Keyword.
Este año, El JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE estimó la demanda presentada por una empresa española, NOVASAN, frente a un competidor alemán que usaba sus marcas, NOVASAN y ENER-QI, para anunciarse en Google.
La demandante había requerido previamente a Google y a la empresa competidora a fin de que cesaran en el uso de la marca como reclamo publicitario, pero ambas empresas consideraron que dicha actividad era legal.
En la Sentencia el Juzgado diferencia entre los “resultados naturales”, producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y, de otro lado, los “resultados publicitarios”, que aparecen distinguidos de los anteriores.
Concluye el Juzgado afirmando que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras que conforman sendas marcas, nacional y comunitaria de la mercantil actora, lo cual supone una manifiesta infracción del artículo 34 de la LM, que prohíbe su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad.
No obstante, la cuestión no es pacífica y lo cierto es que hay resoluciones judiciales para todos los gustos en relación con este tipo de conflictos.
A continuación, se reproduce por su interés la sentencia comentada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante.
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE
S E N T E N C I A Nº 36/2014
En Alicante, a 10 de febrero de 2014
Antecedentes de hecho
Primero. El 26 de abril de 2013, por el Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. se presentó escrito de demanda contra PD VERTRIEBS GMBH que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.
Segundo. Subsanado el defecto apreciado y puesto de manifiesto por Diligencia de Ordenación de 6 de mayo de 2013, fue admitida a trámite por decreto de 20 de junio de 2013 y se emplazó a la demandada.
Tercero. Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil PD VERTRIEBS GMBH, presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.
Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 5 de febrero de 2014. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.
Su pretendió una ampliación de la demanda en los términos del escrito de 24 de enero de 2014 que fue inadmitida por extemporánea.
Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.
Fue admitida documental y los autos quedaron vistos para sentencia.
Fundamentos de Derecho
Primero. Planteamiento.
La parte actora, solicita que se dicte sentencia:
A) En la que se declare que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30; subsidiariamente, que es constitutivo de competencia desleal
B) y en consecuencia, que se condene a PD VERTRIEBS GMBH:
– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
– Al cese en los actos anteriores.
– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de 1.207´73€.
– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral.
– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos.
Y todo ello con expresa condena en costas.
La demandada reconoce la utilización para la publicidad en Google de los adwordsrecogidos en el escrito de demanda, pero niega que ello suponga infracción marcaria, así como también la notoriedad de las marcas de la demandante. Manifiesta que no supone una infracción de los derechos de exclusiva porque no genera confusión en el consumidor que sabe distinguir perfectamente unos y otros resultados
Segundo. Sobre la infracción de las marcas
Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:
a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
Por su parte, el artículo 14 establece:
Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicable a las nacionales establece en su artículo 34:
1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
Existiendo, por tanto una expresa remisión a la normativa nacional, la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas regula en su artículo 34.3 que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a su uso por terceros de un signo idéntico o confundible en:
d) En los documentos mercantiles y la publicidad
e) Redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
La demandante es titular de las siguientes marcas: marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30;
No procede examinar en el presente si concurre o no riesgo de confusión, negado por la demandada, ya que el mismo ha de examinarse en los supuestos del apartado b) del artículo 9 del RMC y del 34 LM, no del aparatado a) de ambos preceptos, aplicable a este caso. El uso de los signos registrados como marcas, independientemente de que la forma y circunstancias de su uso que generen riesgo de confusión, supone una infracción marcaria.
Partiendo de lo anterior, procede examinar si dicho uso es o no uno de los prohibidos por los preceptos anteriormente citados, esto es, si es un uso en el “tráfico económico”. Así vemos que es notoriamente conocido que los “resultados naturales”, de Google vienen únicamente producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, que aparecen distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o bien en el margen o bien alineados con los resultados naturales, aunque en un color distinto.
Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento tenga o no un determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no. Esto es, si como sostiene la demandada es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si por el contrario precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa.
Y es irrelevante porque independientemente de cómo resolvamos todas estas cuestiones, lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras NOVASAN y ENER-QI que conforman respectivamente una marca nacional y una marca comunitaria registrada por la actora, no que sea confundible, sino que es idéntica a ellas, lo cual supone una manifiesta infracción de losartículos34 de la LM y 9 RMC, que prohíben su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el adword o keywordson idénticos. La posible confusión por esta particular forma deempleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido por el artículo 34, apartado 3º, tanto en la letra e) como especialmente en la d).
Tercero. Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.
Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.
Acreditado el requerimiento notarial y no negado un incumplimiento posterior, procede declarar pertinente la indemnización en los términos propuestos con las siguientes consideraciones:
Se consideran acreditados y necesarios para la interposición de la demanda, y por tanto indemnizables los gastos que conforman el daño emergente que es compatible en la medida en que exclusivamente referidos a los perjuicios generados para la interposición de la demanda.
Sobre el daño ex re ipsao daño moral generado por la propia infracción se considera que concurre en el presente pues su utilización en la página de Google una de las más visitadas del mundo y el buscador por excelencia en Internet ha determinado necesariamente una pérdida del carácter distintivo de las marcas registradas, de suerte que se ha diluido sustancialmente su capacidad para asociarla a su origen empresarial. Estimo que ha de cuantificarse en el importe de 2.000 euros.
Los beneficios ilícitamente obtenidos han de ser netos y no brutos. En ejecución de sentencia se liquidarán previa exhibición docuemntal, siguiendo estas pautas: beneficios netos obtenidos con la comercialización de los productos, computándose para su determinación los gastos propios y exclusivos de la producción y comercialización de los mismos y la parte proporcional de los gastos comunes a todos los productos que, durante el tiempo en que se produjeron y vendieron los infractores, representaba la facturación de los mismos sobre la facturación total de la empresa. Para mayor concreción, debe hacerse siguiendo el criterio de la Sostiene la demandante que ello ha sido corregido por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todos ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:
El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.
Cuarto. Sobre las costas.
Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación íntegra de la demanda procede imponer las costas a la demandada.
Fallo
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. contra PD VERTRIEBS GMBH, de tal manera que:
A) Declaro que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 “ENER-QI” para las clases 3, 5, 10 y 30
B) Condeno a PD VERTRIEBS GMBH:
– A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
– Al cese en los actos anteriores.
– Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.207´73€).
– A indemnizar a la actora por la causación de daño moral en el importe de DOS MIL EUROS (2.000€).
– A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia según los parámetrso fijados en el Fundamento Tercero de la presente.
– A pagar las costas del procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.
Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, Salvador Calero García.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a once de febrero de dos mil catorce.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente en ALICANTE a once de febrero de dos mil catorce. Doy fe.
– Otros artículos que tratan el tema de la utilización de las marcas ajenas en los servicios publicitarios de Google.
http://internetyderecho.blogspot.com.es/2012/04/sobre-la-ilicitud-de-usar-como-metatags.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/sentencia-prohibe-usar-marcas-competencia-anuncios-google/20120417cdscdsemp_8/
http://www.cibersur.com/012052/bruselas/sentencia/favor/masaltoscom
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/30/navegante/1277897309.html
http://www.diarioindependientedigital.com/salud/4288-masaltoscom-consigue-frenar-el-modelo-de-palabras-clave-de-marcas-de-adwords
Actualización 10/3/2016. Sentencias del Tribunal Supremo en los casos de MASALTOS:
– Comentario de Paz Martín (Herrero y Asociados)
LeerEnredados en la red: El derecho al olvido en internet
El abogado especializado en nuevas tecnologías, Javier Maestre, habla en Con buena onda acerca de la sentencia de “Derecho al olvido en internet” que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Nos cuenta cómo se encuentra la situación en las redes desde que se dictase dicha sentencia hace varios meses.
Enlace a la publicación original.
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